访谈时间：2023年10月18日下午 <

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访谈地点：上海陆家嘴某茶馆包间

访谈对象：陈建国（资深财税与知识产权纠纷解决专家，拥有30年企业重组与知识产权纠纷处理经验，曾任上海某四大会计师事务所合伙人，现任多家跨国企业财税顾问）

访谈人：《企业观察》记者 林薇

【场景描述】

包间内飘着龙井的清香，陈建国老师穿着一件深灰色休闲西装，手里捧着保温杯，杯身印着税月如歌四个字。小林啊，坐坐坐，喝茶。他笑着招呼，眼角的皱纹里藏着岁月沉淀的从容。记者注意到，他的办公桌上摊着几份泛黄的《商标法》修订草案，旁边还有一叠标注密密麻麻的案例卷宗。最近上海RO注销的多，商标纠纷跟着往上冒，这不，刚开完一个电话会议。他抿了口茶，开门见山。

【访谈实录】

问题一：陈老师，最近很多上海企业反映RO（代表处）注销时容易遇到商标许可转让纠纷，您能先简单说说，RO注销和商标许可转让之间到底有什么关联吗？

陈建国：（放下保温杯，手指轻轻敲了敲桌面） 这个事儿啊，得从根子上看。RO，也就是外国企业在中国常驻代表处，它本身不具备法人资格，说白了就是个联络站。但很多跨国公司为了打开中国市场，会把商标授权给RO或者关联的中国公司使用。现在上海RO注销潮一来，问题就来了——商标许可合同还没到期呢？许可费没结清呢？被许可方还在用商标呢？这就像两个人合租的房子，突然一个人要退租，家具（商标）归谁、押金（许可费）怎么退，肯定要掰扯清楚。

我上周刚接了个案子，一家德国机械公司的RO要注销，他们把商标授权给了上海一家代理商。RO注销前，德国公司单方面通知代理商要终止许可，代理商不干了，说我投入了这么多市场推广，商标是带我的客户走的，现在你收回商标，我的损失谁赔？你看，这就是典型的RO注销时商标权属不清、许可关系未妥善处理的坑。

问题二：那在您接触的案例里，这类纠纷最常见的争议点是什么？比如是许可费没结清，还是被许可方拒绝配合转让？

陈建国：（咧嘴一笑，露出整齐的牙齿） 争议点啊，就跟咱们吃火锅一样，锅底不同，涮出来的菜也不一样。但要说最常见的，无非这么几块：

第一，许可费结算扯皮。RO注销时，双方往往对剩余许可期怎么算市场推广费要不要分摊吵得不可开交。我见过一个更绝的，被许可方说你们RO注销导致我客户流失，我得赔钱，许可方说是你没达到销售目标，我该扣你钱。最后对账对到半夜，发现连发票开没开都说不清楚。

第二，商标带病转让。有些RO注销前，想把商标转让给关联公司，结果发现商标早就被质押了，或者被许可方偷偷拿去做了新的商标注册，根本没法转让。这就好比你把租来的房子想卖掉，结果房东早就把房子抵押给银行了，能不闹纠纷吗？

第三，优先购买权被忽视。很多商标许可合同里会写许可方转让商标时，被许可方有优先购买权。但RO注销时，外国公司急着走流程，直接把商标卖给了第三方，被许可方知道后一纸诉状告到法院，说你侵犯了我的优先购买权。这种案子，最后往往因为程序瑕疵，许可方得从头再来。

问题三：如果遇到被许可方不配合，企业应该先尝试调解还是直接诉讼？您一般会建议客户走哪条路？

陈建国：（端起保温杯吹了吹茶叶，眼神变得严肃） 这个事儿啊，不能一概而论。我常说调解是'和气生财'，诉讼是'两败俱伤'，但有时候，'和气生财'也得看对方讲不讲道理。

我会建议客户先走三步走：第一步，核对合同。把商标许可合同、补充协议、往来邮件都翻出来，看看里面有没有关于RO注销时商标处理的约定。很多企业吃的就是合同没写清楚的亏，比如只写了许可期限至2025年，没写RO注销时合同是否自动终止，那麻烦就大了。

第二步，友好协商。找个中间人，比如行业协会或者专业的调解机构，坐下来谈。我去年处理过一个案子，日本公司的RO要注销，被许可方是家上海国企，双方僵持了三个月。后来我建议他们找上海市知识产权人民调解委员会，调解员把《商标法》第54条念给他们听——商标许可合同终止后，被许可方不得继续使用商标，双方这才坐下来谈，最后达成了被许可方支付一定费用，获得6个月过渡期的协议。

第三步，法律手段。如果对方就是油盐不进，那只能诉讼或仲裁了。但这里有个关键点：看合同里有没有仲裁条款。如果有，必须仲裁，不能起诉；如果没有，才能去法院。我见过一个企业，合同里明明写了争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，结果他们直接去上海浦东法院起诉了，法院不受理，白白耽误了三个月。

问题四：仲裁和诉讼在处理这类纠纷时，您觉得各有什么优劣？有没有什么场景下必须选仲裁？

陈建国：（身体微微前倾，双手交叉放在桌上） 仲裁和诉讼啊，就像中医和西医，各有各的打法。

仲裁的优势在于快和保密。仲裁员一般都是懂法律又懂行业的专家，处理商标纠纷时能抓住重点。我去年代理过一个案子，涉及德国公司的商标价值评估，仲裁庭直接指定了知识产权评估机构的专家，三个月就出了裁决，比诉讼快了一半。而且仲裁是不公开的，对跨国企业来说，商标纠纷涉及商业秘密，保密很重要。

诉讼的优势在于强制力和上诉机会。法院的判决可以申请强制执行，如果对方不赔钱，可以查封、扣押财产。而且对一审判决不服，还能上诉到二审。但诉讼周期长，一审、二审加上执行，没个一年半载下不来，而且公开审理，容易把企业底细都抖出去。

必须选仲裁的场景，其实很简单——合同里写了仲裁条款。这是约定优先原则，白纸黑字写着，想改都改不了。我见过一个企业，RO注销时对方不配合，他们觉得仲裁太贵，想偷偷去法院起诉，结果被对方律师抓住把柄，最后不仅输了官司，还承担了对方的律师费。这就叫捡了芝麻丢了西瓜。

问题五：您刚才提到从根子上看，那在您看来，这类纠纷的根本原因是什么？是企业前期合同没签好，还是RO注销流程本身有问题？

陈建国：（靠在椅背上，长长舒了口气） 这个事儿啊，根本原因就俩字：脱节。

一是财税与法律脱节。很多企业让财务人员签商标许可合同，财务只关心钱怎么收，不关心权怎么属。比如合同里没写RO注销时商标许可是否终止，导致注销时双方对能不能继续用商标各执一词。我见过一个更离谱的，财务把商标许可费写成了市场推广费，结果税务稽查时被认定为虚开发票，企业不仅补了税，还被罚款。

二是国内流程与国际惯例脱节。很多跨国公司总部在德国、美国，他们的商标管理制度很完善，但RO注销时，总部觉得按国际惯例走就行，没想到中国的《商标法》和《公司法》有特殊规定。比如外资RO注销，商标必须转让给中国境内的公司或个人，不能直接注销，但很多企业不知道，结果商标被国家知识产权局冻结了，想转让都转不了。

三是短期利益与长期规划脱节。有些企业为了快速打开中国市场，签商标许可合同时饥不择食，比如把独占许可签成普通许可，或者没约定违约责任。等RO注销时，才发现自己手里没牌，只能任人宰割。

问题六：有没有哪个案例让您印象特别深刻？能给我们讲讲当时是怎么解决的吗？

陈建国：（眼睛一亮，从抽屉里翻出一份泛黄的卷宗） 你看这个，2018年我处理的美国A公司诉上海B公司商标许可纠纷案，至今想起来都觉得一波三折。

当时美国A公司的RO要注销，他们把商标独占许可给了上海B公司，合同里写了许可期限10年，RO注销时合同自动终止。但B公司不干了，说我投入了2000万做推广，商标知名度都是我打出来的，现在你们要收回，得赔我3000万。A公司说合同白纸黑字写着，凭啥赔？

第一波，双方直接撕破脸，B公司向法院起诉A公司，要求继续履行合同并赔偿损失。A公司反诉B公司拖欠许可费。法院受理后，发现涉及RO注销，追加了中国海关为第三人——原来B公司用商标出口的产品，被海关认定为侵权，扣了一批货。

第二波，我接手后，先让团队把合同翻了个底朝天，发现一个关键点：合同里写了独占许可，但没写RO注销时B公司是否有优先购买权。而且A公司总部在注销前，已经把商标所有权转让给了新加坡的关联公司，但没告诉B公司。

第三波，我建议A公司先礼后兵：一方面，向B公司道歉没及时告知商标转让，提出以市场评估价优先转让给B公司。B公司一开始不同意，说评估价太低。后来我找了知识产权评估机构，用收益法评估商标价值，把B公司过去几年的销售数据、市场推广费用都算进去，最后定了一个双方都能接受的价格。

结果，双方达成和解，B公司支付了许可费，A公司把商标转让给了B公司，海关那边也通过担保放行解决了。这个案子后来被上海市高级人民法院评为年度知识产权典型案例。

（说到这里，陈建国停顿了一下，若有所思地喝了口茶） 其实啊，很多纠纷都不是不可调和，关键是企业有没有提前布局。如果A公司在RO注销前，就和B公司把商标转让的事谈妥，哪至于闹上法庭？

问题七：现在很多企业有跨境商标许可，如果RO是外资企业的代表处，注销时涉及跨境商标转让，纠纷处理会更复杂吗？有什么特别注意的？

陈建国：（眉头微微皱起，手指在桌上画了个圈） 跨境的坑，比国内多得多。我常说国内纠纷是'平面战'，跨境纠纷是'立体战'，法律、税务、语言、文化，都得考虑。

第一个大坑：税务。跨境商标转让，要交企业所得税、增值税，可能还要交预提所得税。比如美国公司把商标转让给中国公司，中国的税务机关会要求美国公司缴纳10%的预提所得税。很多企业不知道，结果转让款刚到账，就被扣了税，亏大了。我去年处理过一个案子，法国公司把商标转让给上海公司，合同里没写税费承担，结果中国公司扣了10%预提所得税，法国公司不干了，说你应该承担，最后打了一年多的仲裁。

第二个大坑：审批。外资RO注销时，商标转让给中国公司，需要向国家知识产权局提交转让申请，还要经过商标局审查。但如果商标是驰名商标，或者涉及国家安全，可能还需要商务部的审批。我见过一个企业，商标转让申请提交后，商标局以可能造成消费者混淆为由驳回了，企业才想起商标近似的问题，已经晚了。

第三个大坑：语言和文化。很多跨国公司的合同是英文的，但中国企业的法务可能看不懂英文条款，或者对国际惯例理解有偏差。比如英文合同里irrevocable license（不可撤销许可），中国企业以为是独占许可，其实是普通许可，结果RO注销时才发现，自己根本没独占权。

（陈建国拿起保温杯，晃了晃里面的茶叶） 我给跨境企业的建议就三条：一是找专业翻译，最好找法律+英语双专业的；二是提前和税务机关沟通，把税费承担写进合同；三是查清楚商标的状态，有没有质押、有没有异议。

问题八：有观点认为，商标许可转让纠纷中，财税处理往往是核心矛盾，比如许可费税务认定、转让定价等，您怎么看？会不会出现企业赢了官司却因为税务问题栽跟头的情况？

陈建国：（突然笑了，拍了下大腿） 这个观点啊，说对了一半。财税处理确实是核心矛盾，但不是唯一矛盾。我见过太多企业，官司打赢了，钱也拿到了，结果税务一查，补税+罚款+滞纳金比打赢官司拿的钱还多。

举个例子，某上海公司从RO获得了商标许可，支付了1000万许可费。但税务局查的时候发现，这个许可费比市场公允价高了500万，认定为不合理转移利润，要求公司补缴企业所得税125万，还要加收滞纳金。公司老板不服，说这是法院判决确认的许可费，凭什么让我补税？结果税务局说法院管的是'合同纠纷'，我管的是'税务合规'，两码事。

（陈建国喝了口茶，语气变得严肃） 所以啊，企业处理商标许可转让纠纷，一定要法律+财税两手抓。我建议企业成立专项小组，法务、财务、业务部门都要参与。比如签合法务要审权属条款，财务要审税务条款，业务部门要审市场条款。这样即使出了纠纷，也能兵来将挡，水来土掩。

问题九：对于刚入行的财税或法律新人，处理这类纠纷您有什么建议？需要重点培养哪些能力？

陈建国：（眼神变得温和，像是在回忆自己的刚入行时） 新人啊，我常说不要只盯着'数字'和'条款'，要看背后的'人'和'事'。

第一，要懂法律，更要懂商业。财税人员不能只算税，要明白这个商标对企业意味着什么；法律人员不能只抠条款，要明白这个合同对企业有什么用。我当年刚入行时，带我的师傅说你去看一份合同，不要先看'违约责任'，先看'合同目的'——企业签这个合同，到底想干什么？

第二，要会沟通，更要会倾听。处理纠纷，说白了就是沟通。但很多新人只会说，不会听。我见过一个新人，跟客户沟通时，一直说你应该这样，你应该那样，结果客户直接摔门走了。后来我教他先听客户说，把他的'痛点'和'诉求'记下来，再针对性地给出方案，客户反而愿意跟他聊了。

第三，要有耐心，更要会总结。纠纷处理不是一蹴而就的，可能谈十次才能达成一次协议。新人不要怕失败，每次谈完都要总结这次哪里没谈好下次怎么改进。我当年处理第一个案子时，谈了七次才谈成，但我把每次的谈判要点都记在本子上，后来再遇到类似的案子，就能对症下药了。

（陈建国拿起桌上的税月如歌保温杯，笑着说） 最后啊，新人要记住少点'钻牛角尖'，多点'换位思考'。企业遇到纠纷，已经很焦虑了，你如果再跟他讲死理，他只会更焦虑。你要站在他的角度想我怎么帮他解决问题，而不是我怎么证明我对。

【访谈尾声】

夕阳透过窗户洒在陈建国的办公桌上，给那些泛黄的卷宗镀上了一层金边。小林啊，RO注销潮还会持续，商标纠纷只会越来越多，但只要企业'提前布局'，'法律+财税'两手抓，这些'坑'都能绕过去。他站起身，伸了个懒腰，我干了30年这行，就一个体会：做财税和知识产权，就像'绣花'，得细心，得耐心，还得有匠心。

临走时，记者注意到，陈建国的保温杯上税月如歌四个字，在夕阳下格外醒目。或许，这就是他对自己职业生涯最好的诠释——在税海与商海中，唱出一曲和气生财的歌。

（全文完，约4667